특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위(claims)에 의해 정해진다.

특허란 새로 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly)을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서(specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정된다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있다. 침해 주장이 있을 때에는 문제의 제품이 청구범위에 한정된 기술적 발명에 포함되는 지를 가장 먼저 판단해야 한다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로 표현한 것이므로 청구범위의 해석이 필요하다. 특허 청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 일차적 증거자료(intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 각 전문 분야에서 사용되는 각 단어의 뜻 및 종래 기술(prior art) 등을 비교하는 2차적 증거자료(extrinsic evidence)를 검토해 이루어진다. 특허 청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술을 포함하지 않는 범위 내에서 넓게 이해하게 된다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로는 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있다.

이 판례는 소송 절차로서 청구범위 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시했다. 본 판례의 주요 내용은 청구범위의 해석은 전문 지식이 필요한 문제로서 배심원보다는 법원의 고유 권한(purview of the court)에 속한다는 것이다.

이 판례 이후 특허 침해소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman hearing)를 가짐으로써 청구범위의 내용을 해석하게 되었고, 공청회에서는 발명자(inventor)와 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 하게 됐다.

특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위 해석 절차의 결과는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 된다. 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과를 통해 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgment motion)을 신청해 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 않고 소송을 이길 수 있게 되거나, 합의(settlement)를 이끌어내어 소송을 피할 수 있게 된다.

원고는 각 단어에 부여되는 범위를 넓게 주장하려고 노력하고 피고는 좁게 주장하려고 한다. 진실로 ‘아’와 ‘어’ 표현에 승패가 바뀔 수 있는 분쟁이 특허분쟁이다.

많은 특허 분쟁이 여러 단어 분쟁으로 시작되나, 이러한 전문가의 참여를 통해 재판으로 연결될 경우에는 한두 단어나 한두 문장 해석에 대한 분쟁을 가지고 재판이 진행된다.

특허 소송에 많은 비용이 소모되는 이유 가운데 다른 한 가지는 위에서 설명한 바, 특허 소송에서는 단어나 문장 해석을 다투게 되며, 배심원을 통해 2가지에 대한 판결을 받아야 하기 때문이다.

첫 번째 판결은 본 사안이 침해인지, 침해가 아닌지에 대한 판결이며, 두 번째 판결은 해당 특허항을 무효화시킬 수 있는지에 대한 판결이다.

특허항 범위가 넓어 특허항이 선 기술을 그대로 설명하게 되면 특허항은 새로운 발명이 포함되지 않으므로 무효가 될 가능성이 있다.

결론적으로 원고로서는 피고의 행위가 원고의 특허 침해라는 판결을 받으며, 문제가 되는 특허항이 무효화되지 않아야 특허 소송에서 승소하는 것이고, 피고는 피고의 행위가 관계된 모든 특허항으로부터 침해가 아니라는 판결을 받든지, 또는 관계된 모든 특허항들이 무효가 되어야 소송에서 이기게 된다. 피고가 특허를 침해하지 않았다는 판결을 받는다면, 특허항 무효판결에 대한 결정은 크게 의미가 없을 수 있다.

이러한 청구항은 특허를 출원할 때부터 경험이 많은 특허 전문 변호사와 청구범위를 어떻게 결정하느냐에 대해 상세히 논의하여 준비가 되어야 하겠다.

문의 (213)389-3777