많은 비즈니스들이 상표를 통하여 좋은 인상을 소비자들에게 심고 이를 통하여 비즈니스를 성장시킨다. 상표란 어떤 특정제품 또는 서비스를 구별 지어 나타내기 위한 단어, 디자인, 슬로건, 소리 또는 심벌 등을 의미한다.
미국에서 상표법은 주법이 있고 연방법이 있다. 주법의 경우 주내에서 사용하는 상표만 보호되기 때문에 상표법은 주로 연방법에 따라 등록하는 것이 좋다. 한국에서 이미 상표등록을 마쳤어도 미국에 다시 상표등록을 하여야 한다.
(1)상표등록이 가능한 지의 조사
상표문제가 법정에서 소송이 될 때 제일 먼저 묻는 질문은 두 상표를 동시에 사용했을 경우 소비자의 혼동을 유발할 수 있는가이다. 예를 들면 ‘Microsoft’와 ‘mikkrowsought’는 유사 상표로 소비자의 혼동을 유발할 수 있다. 반면 ‘Delta Airlines’와 ‘Delta Faucet’은 소비자가 혼동할 염려가 없는 것이다. 따라서 미 특허 및 상표 등록청에서는 이와 같이 혼동할 염려가 있는 상표를 등록시켜 주지 않기 때문에 사전에 상표 등록이 가능한지 최대한 조사하여야 한다. 상표 심사에는 신청비가 들뿐 아니라 심사기간이 1년 이상 걸리므로 거절되면 시간 및 금전의 낭비가 많게 된다.
첫번째, 간단한 방법은 미국 특허 및 상표 등록청의 웹사이드(www.uspto.gov)를 통하여 조사해 보는 방법이 있다. 웹사이트에 들어간 후 ‘search term’에 원하는 상표 이름을 넣고 검색하면 기존 사용되고 있는 비슷한 상표 이름이 뜨게 되며 이를 근거로 등록이 가능한지 판단하여야 한다.
두번째, 좀 더 심도 있는 인터넷 조사를 하려면 Thomson사에서 운영하는 ‘SAEGIS’를 통하여 하는 방법이다. SAEGIS는 수수료가 부과된다.
세번째, 전문조사기관(예를 들면 Thomson)에 조사를 의뢰하는 방법이 있다. 이 방법이 제일 신뢰 있게 조사가 되므로 중요한 상표 등록은 전문기관에 의뢰하는 것이 좋다.
(2)상표등록의 방법
상표 등록을 하려면 미 특허 및 상표 등록청에 온라인 또는 메일로 등록신청을 수수료와 함께 제출해야 한다. 상표 등록을 하자면 다음의 요건이 충족되어야 한다.
첫째는 이름이 독특한 것이어야 한다. 일반적으로 많이 쓰는 단어는 거부되기 쉽다. 예를 들면 ‘Dependable Dry Cleaners’는 거부되기 쉽다. 반면 ‘Cinderella Dry Cleaners’는 독특한 용어라 볼 수 있다.
둘째, 법적으로 기존 등록 상표와 같거나 유사해서는 안 된다.
셋째, 상표가 실제로 사용되어야 한다. 상표등록 신청 때에는 실제로 사용되지 않아도 되지만 후일 실제로 사용된다고 통보를 해야 정식 등록이 된다.
넷째, 연방의회의 규제가 가능한 상황, 즉 여러 주에서 사용해야 한다. 한 주에서만 사용한다고 하면 연방정부에서 등록이 되지 않는다.
다섯째, 비도덕적, 사기적, 스캔들이 있을 법한 상표는 등록이 안 된다.
(3)상표권 침해에 관한 소송
상표권 침해에 대한 배상은 매우 심각하다. 상표권 소송에서 패하게 되면 상표권자의 실제 경제적 피해 금액과 징벌적 피해(punitive damages) 그리고 변호사비를 지불하여야 한다. 물론 상표를 사용하지 못함으로써 오는 본인의 경제적 피해도 만만치 않을 것이다.
(213)389-1900
김윤한
<변호사>