지난 1일 중국에서는 새로운 상표법이 시행됐다. 새로 신설된 법령에 따르면 상표침해에 대한 법정 배상액을 50만달러로 상향 조정했고, 이는 기존 한도액의 6배에 해당한다. 상표는 특허와 더불어 주요 지식 재산권의 하나로서 세계적으로 중요성이 부각되고 있다.

상표 확보의 중요성에 대해서는 모두 익히 알고 있지만, 아무래도 비용이 문제다.

상표가 출원될 때 비용은 상표청 관납료 325달러, 변호사 비용 1,000달러, 대략 총 1,200~1,300달러 선이다.

여기에 한국이나 중국에서는 볼 수 없는 ‘오피스 액션’(보정/거절 의견서·OA)이 발부될 수 있다. OA는 심사관이 상표를 심사하는 중에 발견되는 문제에 대한 것이며 신청자가 심사관의 질문을 극복하지 못하면 해당 상표는 포기된다.

OA는 케이스에 따라 없는 경우도 있고 몇 번에 걸쳐서 발부되는 경우도 있다. OA 답변은 상표 변호사가 시간당 수임료를 청구한다.

복잡한 OA가 나왔을 때에는 OA 비용만 1,000달러 이상이 소요돼 기업의 입장에서는 초기 출원 비용만을 생각했다가 난감해할 때가 많다. OA가 나올지 나오지 않을지는 정확히 예상할 수 없다.

이는 분명 어떠한 심사관을 만나느냐에 따라서도 달라진다. 그러나 OA가 나오는 대표적인 사안들을 상표 출원 때 미리 준비를 해둔다면, OA가 나올 수 있는 확률을 조금이라도 낮출 수 있겠다.

첫 번째, 유사상표가 있는지 먼저 확인해 보자. 유사상표가 있는 경우, 상표 등록은 상당히 어렵다. 상표청의 http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4809:trt698.1.1에 가면 ‘Basic Word Mark Search’가 있다.

초보자가 정식 유사상표 서치를 하기는 어렵지만, Basic Search를 통해 유사한 상표를 발견했을 경우 해당 상표로 어떤 제품을 판매하고 있는지 비교해야 하겠다. 발견된 상표가 비슷한 제품을 판매하고 있으면 유사상표로 볼 수 있으므로 주의해야 한다. 반대로 완전히 다른 제품군의 상품을 판매한다면 유사성 문제가 없을 수 있다.

두 번째, 한국어로 상표가 제출될 경우 미국 상표청에서는 반드시 해당 상표가 의미하는 뜻을 제출하라는 OA를 발부한다. 이는 외국어 균등이론(Doctrine of Foreign Equivalents)에 따라 외국어를 번역했을 때 이와 동일한 영어상표가 있을 때에는 이중언어 사용자들이 두 상표에 대한 혼동을 일으킬 수 있으므로 상표권을 주지 않기 위함이다. 따라서 외국어로 표기된 상표를 출원할 때에는 해당 의미를 설명해야 하겠다.

세 번째, 상표를 구성하는 단어 중 제품을 묘사하는 단어가 있는 경우 해당 단어는 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 인정받을 수 없다. 이러한 경우 상표청에는 해당 단어에 대한 독점권을 포기하라는 disclaimer를 요청한다. 상표청에서 제품이나 서비스를 묘사하는 단어에 대해 독점권을 줄 경우 다른 기업은 해당 단어를 사용할 수 없기 때문이다.

권리포기를 하게 되면 한국기업의 전체 상표에 대해서는 독점권을 가지게 되나, 권리포기를 한 단어는 타 기업에서 자유롭게 사용할 수 있게 된다. 만약, 상표를 구성하는 단어 전체가 설명 및 묘사의 단어라면 ‘단순히 설명한다’라는 이유로 상표등록을 거절할 수 있다.

네 번째, 상표 출원 때 제출할 한국기업 판매제품의 영문명 작성에 주의하자. 아무리 정확한 영어 표현이라도 미 상표청의 사용 명칭이 아닐 경우에는 OA가 나올 수 있다. 이와 같은 경우에는 상표청에서 권유하는 ID Manual을 사용해 정확한 명칭을 확인해야 하겠다. 상표청의 http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html에 가면 상표청에서 권유하는 제품명을 확인할 수 있다.

또한 미국 상표청에서는 제품명을 최대한 세밀하게 기재할 것을 요청하므로 넓은 범위를 지칭하는 단어를 선택하게 되면 OA를 받을 확률이 높아진다.

지금까지 기업에서 대비할 수 있는 몇 가지 경우를 설명했다. 기업에서 준비할 수 있는 몇 가지 부분들을 미리 대비해 놓을 경우 상표권 등록 때 발생하는 추가비용을 조금이라도 줄일 수 있겠다.

그러나 상표에 대한 전문지식이 없는 경우 위의 몇 가지 사안은 아무래도 어려울 수 있다. 위에서 설명한 작업을 준비하다가 어려움이 있을 경우에는 언제든지 LA IP DESK의 무료 서비스를 이용하기 바란다.

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