미국에 있는 특허제도중에 특이한 제도가 가출원(provisional application)제도다. 가출원이란 정규출원을 하기에 앞서 일단 발명을 특허청에 제출함으로써 미국 출원 날짜를 받을 수 있는 유리한 제도이다.

또한 발명자가 발명을 공개하였거나 사용 또는 판매를 하고 1년 이상의 시간이 경과하였을 경우 정규 출원을 할 수 없지만 1년 안에 가출원을 함으로써 정규 출원 마감일을 최대 1년 (최초 공개시점으로부터 최대 2년)까지 더 연장할 수 있다.

또한 제삼자가 먼저 똑같은 발명을 공개하는 경우 특허 출원이 불가능해질 수 있지만, 제3자가 공개하기에 앞서 가출원을 먼저 함으로써 특허권 확보가 가능해질 수가 있다.

얼마 전까지 미국은 선 발명주의(first to invent)로 먼저 발명을 한 사람이 특허를 받을 수 있었으나, 이제는 대부분의 다른 국가와 마찬가지로특허 출원을 먼저 한 사람이 특허를 받을 수 있는 선 출원주의(first to file)로 바뀌었다. 그 때문에 원래부터 있던 가출원 제도가 더욱 중요하게 되었다고 할 수 있다.

가출원의 장점 중 하나는 저렴한 초기비용이다. 가출원은 일정한 양식을 요구하지 않기 때문에 엔지니어링용 서류, 도면 등 발명을 보여주는 모든 자료가 수정하지 않거나거의 수정하지 않은 상태로 제출될수 있다.

또한, 논문이나 기술 컨퍼런스 등에서 발표할 자료도 거의 수정을 거치지 않은 상태로 제출할 수 있다. 그때문에 특허전문 변호사를 거치지 않거나 특허전문 변호사를 선임하더라도 비교적 저렴한 비용으로 출원 날짜를 확보할 수 있다.

또 하나의 장점은 발명의 최종상태가 아직 완성되지 않은 경우이다. 만약에 발명이 진행중인 경우 일단 하나 이상의 실시 예가 완성된 경우 가출원을 먼저 할수 있다.

그 후에 실시 예가 더해지는 경우 하나 이상의 가출원을 점차적으로 함으로써 처음 가출원을 제출한 후 1년의 기간에 그동안 발명된 모든 실시 예에대한 가출원을 할 수 있다.

그 후 모든 실시 예를 하나의 정규출원에 포함시킬 수 있다.

이렇게 점차적으로 가출원을 제출하고 발명의 모든 실시 예를 하나의 정규 출원에 포함함으로써 여러 건의 정규 출원을 하는 것에 비해 상당한 비용절감이 가능할 수있다.

특히 강조하고 싶은 것은 가출원 또는 정규 출원을 할 때 마감일이다.

위에 언급한 바와 같이 발명자 본인이 발명을 공개를 하였을 경우 1년간의 유예기간이 주어지고, 이 1년 안에만 제출하면 미국에서 특허권을 확보하는 데는 별 지장이 없을 가능성이 높다.

또 가출원을 빨리 해서 특허가 선행 자료로 쓰일 수 있는 날짜를 앞당김으로써 제3자가 유사기술 또는 발명에 대한 특허권 확보를 하는 것을막을 수도 있다. 마지막으로 가출원후 1년 안에 아무 때나 출원을 할 수 있지만, 1년까지 기다릴 필요는 없고그 전에 아무 시점이라도 준비되는대로 정규 출원을 하는 것이 바람직하다.

가출원을 할 때 주의해야 할 점은 가출원은 심사가 되지 않고 특허가나오지 않기 때문에 특허권 확보를 위해서는 가출원한 날짜로부터 1년안에 반드시 가출원의 이익(benefit)을 주장하는 정규 출원을 및 우선권을 주장하는 국제 출원(PCT) 또는 해외 출원을 해야 한다.

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