▶ ■ 지적재산권 보호시대⑧
▶ <김남훈 변호사>
특허괴물은 특허를 취득한 뒤 그 특허와 관계있는 제품을 제조ㆍ판매하는 업체에 대해 특허침해ㆍ손해배상을 주장하는 회사를 의미한다.
특허괴물은 이미 영업을 중지했거나 특허가 적용되는 상품을 더 이상 제조하지 않는 회사로부터 특허를 사들이거나 라이선스를 부여 받아 특허침해 소송을 제기한다. 이들이 취득한 특허는 적용범위가 애매모호하며 신규성과 진보성이 결여되는 등 특허법상 결함이 많은 것들이 많다.
특허괴물 소송은 2012년의 경우 전체 특허소송의 62%를 차지했으며, 2011년의 경우 상대방 피고회사에 290억달러의 비용을 발생시켰다.
특허괴물은 종종 원고(즉, 특허괴물)에 유리한 법정지, 예를 들어 텍사스 동부 지방법원을 선택해 특허소송을 제기하며 수백만달러의 손해배상을 청구하곤 한다.
일부의 피고회사는 소송을 방어하기로 결심하기도 하지만, 통상 손을 들고, 특허괴물이 원하는 대로 합의를 해주는 실정이다.
특허괴물이 결함이 있는 특허를 주장하는 경우에도 왜 대다수 피고회사가 제기된 소송을 방어하기보다는 특허괴물이 원하는 대로 합의를 해주는 것일까?이는 아마도 합의를 해주는 편이 소송방어를 하는 편보다 피고회사의 입장으로서는 덜 위험하다고 느끼기 때문일 것이다. 특허괴물들은 종종 변호사들에게 성공 보수조건으로 일을 맡기는데, 이는 승소하여 배상금을 받아낼 때까진 변호사에게 보수를 지급할 필요가 없다는 것을 의미한다.
반면, 피고 회사들은 소송을 방어하기로 결정한 경우, 자신의 승소나 패소 여부와 관계없이, 특허소송을 방어하면서 수십에서 수백만달러의 비용을 지급해야만 한다. 더욱이, 소송을 준비하는 과정에서 피고회사의 일상 영업이 심대하게 방해를 받게 되는데, 반면 특허괴물은 별도의 피해가 전혀 없다.
다행히도, 최근 특허괴물이 제기하는 불필요한 소송에 대해 피고회사들이 좀 더 쉽게 소송방어를 할 수 있도록 미국 특허법이 변경되는 추세다.
즉, 2011년 연방 의회가 통과시킨 미국 발명법(America Invents Act)에 특허 무효심판 제도(Inter Partes ReviewㆍIPR)가 신설되었는데, 이는 특허소송 피고들이 미국 특허청이 발급한 특허를 무효화시키는데 사용될 수 있는 유사소송 절차이다.
특허 무효심판에 소요되는 비용은 법원에서 특허소송을 방어하는 비용에 비해 낮다. 그리고 좀 더 완화된 증거제출 의무나, 또는 특허 청구항에 대한 좀 더 넓은 해석 때문에 IPR 신청인이 특허 무효심판에서 승소할 가능성도 높다. 또한, 특허 소송 피고들이 IPR을 신청할 경우 특허괴물이 연방 법원에 사전에 제기한 소송이 특허청에서 IPR의 결정이 나올 때까지 지체될 수 있다.
한편, 최근 연방 대법원은 Octane Fitness v. Icon Health and Fitness 사건에서 미국 특허법 소정의 변호사 비용변상에 관한 조항에 대해 원고의 근거 없이 남용하는 소송(남소)에 승소한 피고가 원고로부터 변호사 비용을 변상 받는 것을 좀 더 용이하도록 해석하였다. 따라서 특허괴물들은 남소 제기에 신중하게 될 가능성이 높다.
또한, 연방 대법원은 Alice v. CLS Bank 사건에서 소프트웨어나 비즈니스 모델 특허에 관한 특허 적격에 대해 조만간 판결을 내릴 것이다. 특허괴물이 보유하고 있는 다수의 특허들이 소프트웨어나 비즈니스 모델 특허이므로 만일 연방 대법원이 이런 특허에 관한 특허 적격에 대해 좀 더 엄격한 잣대를 들이댄다면 특허괴물들이 제기한 소송상의 특허들을 무효화 시키는데 상당한 역할을 할 것으로 기대된다.
그리고 연방 의회에서는 최근 특허괴물 소송에 관한 법안을 고려중이며 그 중 어떤 법안은 특허괴물이 패소할 경우 그들이 피고의 소송비용을 부담하는 것을 골자로 한다.
위와 같은 입법 및 판례의 변경 등이 특허괴물의 남소 자체를 없애줄 것으로 기대되지는 않지만, 적어도 이를 효과적으로 사용한다면, 특허괴물의 남소에 직면한 피고회사들의 협상 지위를 현격히 높여줄 수 있고, 만약 소송으로 대응할 경우 손해를 최소화 시키며 승소할 수 있는 가능성이 높을 것으로 예상된다.
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