미국 특허소송에서 특별한 점이 있다면 바로 Markham Hearing이란 소송 절차이다.
미 대법원의 Markman 사건에서 유래된 이 절차는 특허 청구항의 법률적 의미와 보호 범위를 배심원이 아닌 판사가 결정하게 되며, 이를 청구항 해석(Claim Construction)이라고 한다.
본 청구항 해석 절차는 매우 중요하므로, 특허권자나 상대 경쟁 업체 모두 청구항 해석과 청구항 해석이 특허 소송에서 가지는 중요한 역할이 무엇인지에 대해 제대로 인지해야 하겠다.
청구항 해석은 무엇이며, 특허 소송에서 왜 중요한가?청구항 해석은 특허 청구항의 의미를 판단하는 절차이다. 특허란 하나의 기록물로서 발명의 기술 부분을 설명하는 특허 명세서(Technical Specification)와 발명의 보호 범위를 정의하는 청구항(Claim)으로 구성되어 있다.
청구항은 특허의 마지막 부분에 명시되어 있으며 실제 발명품과 그 보호 범위를 정의하고 있는데 통상 발명품의 특정상항이나 발명의 구성요소를 보다 광범위하게 기술하고 있다.
한 예로 셀카 봉을 보자. 셀카 봉은 그립 모양의 손잡이가 있고 신축식 길이 조절봉과 핸드폰 케이스에 연결되어 있다. 발명자는 특허 명세서에 발명에 대한 자세한 설명을 하지만 특허 청구항에는 이를테면, “A handle, connected to an extendable bar, with a holder”라고 표현한다.
관련하여 경쟁사의 셀카 봉은 손잡이는 그립 모양이 없고 접이식 봉이며 끝에는 핸드폰을 고정하는 클램프 집게가 있다고 하자. 청구항의 해석에 따라 경쟁사의 제품은 전자의 발명과 특징이 다름에도 불구하고 그 발명품의 특허를 침해한다고 판단될 수 있다.
해당 특허의 권리 범주가 무엇인가는 본 발명품을 정의하기 위해 사용된 단어의 해석에 따라 결정되겠다.
청구항 해석은 생각보다 어려운 작업이다. 미 연방법원은 Phillips 사건에서 유래된 Phillip 원칙을 따른다. 이 경우 청구항 해석의 기준으로 관련 분야의 통상의 기술자에게 일반적으로 인식되는 ‘보통의 의미’(ordinary and customary meaning)를 가져야 한다는 판결이다. 또한, 발명자는 청구항의 용어에 특별한 의미를 부여할 수 있어, 특허 출원 과정에서 발명자의 부가적인 의견이나 또는 자료에 따라 청구항 용어의 의미가 다르게 해석될 수도 있다.
청구항 해석이 어려운 이유는 한 단어가 갖는 의미가 하나 이상일 수 있기 때문이다. 위 셀카 봉을 다시 예를 들면, A handle (손잡이), connected to an extendable bar (늘릴 수 있다)와 with a holder(홀더)란 표현은 다양한 특징을 커버할 수 있고, 특허권자의 실제 제품과는 다른 특징을 가지는 제품이라도 해당 특허의 범주 안에 들어갈 수 있다는 점이 무엇보다도 중요하다.
예를 들면, 경쟁사 제품인 그립이 없는 손잡이, 접히고 펴서 길이 조절할 수 있으며 클램프가 있는 셀카 봉이 전자의 발명과 외형적으로 다르게 보이더라도 청구항 해석에 따라 전자의 특허 보호 범위에 포함될 수 있다는 말이다.
청구항에서 사용한 용어 또는 표현이 특허 명세서의 설명보다 넓은 의미로 해석될 수 있으므로 경쟁사들은 이를 인지하고 단순히 제품의 외형적인 형태만 보고 침해 여부를 판단해서는 안 되겠다. 마찬가지로 발명가도 법원의 청구항 해석이 자신이 특허 출원 시 의도했던 의미와 상이하게 내려질 수도 있다는 점을 유의해야 한다. 청구항의 해석이 어떻게 되느냐에 따라, 특허권자 역시 자신의 실제 제품이 자신의 특허의 범주 안에 보호되지 않는 다는 것을 발견하게 될 수도 있기 때문이다. 문의 (310)282-6245
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앤드류 정 변호사>
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